Лицензионный договор на использование товарного знака подлежит регистрации

Нужно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак и патент?


Если лицензиат нарушит условия договора в части использования РИД, то при расторжении соглашения он обязуется вернуть лицензиару техническую документацию и прекратить использование объектов интеллектуальной собственности. Лицензионные договоры отличаются по нескольким критериям: По объему передаваемых прав на РИД соглашения могут быть следующих основных видов: Исключительная лицензия, по которой права в полном объеме передаются только одному лицензиату.

Правообладатель не может выдавать лицензии другим лицам. Какие-либо ограничения отсутствуют на протяжении всего срока действия патента или свидетельства.

Однако исключительное право на РИД у прежнего владельца сохраняется. Неисключительная лицензия. Договоры могут заключаться с несколькими лицензиатами.

Сами лицензиаты, при разрешении лицензиара, также могут передавать права третьим лицам в рамках основного договора (так называемая сублицензия, часто заключаемая в отношении программного обеспечения). Если в соглашении не указано другое, то оно по умолчанию считается неисключительной лицензией. Такой вид сделки наиболее выгоден для правообладателя, так как он позволяет извлекать прибыль от взаимодействия с несколькими лицензиатами.

Единственная лицензия – разновидность исключительной лицензии, при которой права передаются одному лицензиату, но сам владелец РИД также имеет возможность его использования.

Такие договоры распространяются в основном на товарные знаки. Открытая лицензия, которая может быть оформлена на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Права в этом случае предоставляются любому лицу, пожелавшему получить их.

Для правообладателя в этом случае существует определенная выгода – он может уменьшить размер государственных пошлин за поддержание патента в силе на 50%. В отношении договоров, заключенных на передачу исключительных прав по товарным знакам, существуют также полные лицензии (на весь перечень товаров/услуг, для которых зарегистрировано данное обозначение) и частичные (на часть классов МКТУ).

ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор

Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

При этом правила определения цены, предусмотренные настоящего Кодекса, не применяются.Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.(абзац введен Федеральным от 12.03.2014 N 35-ФЗ)5.1.
При этом правила определения цены, предусмотренные настоящего Кодекса, не применяются.Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.(абзац введен Федеральным от 12.03.2014 N 35-ФЗ)5.1.

Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.(п. 5.1 введен Федеральным от 12.03.2014 N 35-ФЗ)6.

Лицензионный договор должен предусматривать:1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);(в ред.

Пресс-центр Комментарии экспертов

путем участия правообладателя в различных гражданско-правовых сделках, совершении иных юридических действий.

Это означает, что только правообладатель может помещать свое фирменное наименование на документах, в рекламных проспектах и объявлениях, на товарах и упаковке, а также использовать его иными способами.

Право на товарный знак. Исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, индивидуализирующее товары, удостоверяется свидетельством (ст. 1477 ГК РФ). Обладателем такого права может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ). При этом товарный знак должен быть зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков (ст.

1481 ГК РФ). Статья 1489 ГК РФ предусматривает, что обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар, правообладатель) по лицензионному договору предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право его использования в определенных договором пределах.

Иначе говоря, с указанием или без указания территории, на которой допустимо использование товарного знака, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности и прочее. Лицензиат обязан обеспечить соответствующее качество производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак правообладателя.

Имейте в виду: требования к качеству товаров устанавливает правообладатель.

Поэтому он вправе контролировать соблюдение этого условия. При этом по требованиям к лицензиату как изготовителю оба несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Из приведенных норм ГК РФ прямо следует, что речь в Кодексе идет только о такой правовой конструкции лицензионного договора (соглашения), когда одна сторона за плату предоставляет другой стороне право использования товарного знака.
2 ст. 1489 ГК РФ). Из приведенных норм ГК РФ прямо следует, что речь в Кодексе идет только о такой правовой конструкции лицензионного договора (соглашения), когда одна сторона за плату предоставляет другой стороне право использования товарного знака.

Способ продвижения товаров Крупные компании заинтересованы в передаче лицензий на использование своих товарных знаков. Внося в лицензионные договоры дополнительные условия (о передаче лицензиатам оборудования, технологии производства, научно-технических достижений и об установлении соответствующих ограничений)

Государственная регистрация распоряжения по договору

+ 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше 1 (подпункт 3.12 приложения № 1 к Положению о пошлинах); — за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения 3 300 руб.

+ 1 700 руб. за каждый патент, свидетельство свыше 1 (подпункт 3.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах); — за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения 13 500 руб.

+ 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше 1 (подпункт 3.11 приложения № 1 к Положению о пошлинах); — за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, изобретения, полезной модели, промышленного образца по договору коммерческой концессии (субконцессии) и принятие решения по результатам его рассмотрения 3 300 руб. + 11 500 руб за каждый товарный знак + 3 300 руб. за каждый патент, свидетельство, расширяющие предмет договора (подпункт 3.17 приложения № 1 к Положению о пошлинах); — за рассмотрение заявления о государственной регистрации залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и принятие решения по результатам его рассмотрения 3 300 руб.

+ 1 700 руб. за каждый патент, свидетельство свыше 1 (подпункт 3.3 приложения № 1 к Положению о пошлинах); — за рассмотрение заявления о государственной регистрации залога исключительного права на товарный знак и принятие решения по результатам его рассмотрения 13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше 1 (подпункт 3.13 приложения № 1 к Положению о пошлинах); — за рассмотрение заявления о государственной регистрации изменений, связанных с состоявшимся распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец и принятие решения по результатам его рассмотрения на основании лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, если изменение не связано с расширением предмета договора

Правиларегистрации договоров об уступке товарного знакаи лицензионных договоров о предоставлении правана использование товарного знака

В этом случае заявление может быть подписано представителем, а к заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.

В случаях, установленных законодательством, заявление должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте.Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на русском языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.Для регистрации договора не требуется наличия между сторонами каких-либо иных договоров, в частности договоров о передаче прав на имущество.4.

Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.Для регистрации договора не требуется наличия между сторонами каких-либо иных договоров, в частности договоров о передаче прав на имущество.4. Заявление рассматривается Федеральным институтом промышленной собственности, подведомственным Роспатенту, в течение 2 месяцев с даты его поступления в Роспатент.

При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям, установленным в пункте 3 настоящих Правил, а также устанавливается соответствие представленного на регистрацию договора положениям Закона и действующему законодательству.(в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)(см. текст в предыдущей редакции)5.

При установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям Закона проверяется:- является ли лицо, уступающее товарный знак или предоставляющее лицензию на его использование (лицензиар), владельцем товарного знака, в отношении которого заключен договор;- указано ли юридическое или физическое лицо, которому уступается товарный знак или предоставляется лицензия на его использование (лицензиат);- указан ли предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, в отношении которого заключен договор);- определен ли вид передачи товарного знака (уступка или лицензия);- определен ли объем передаваемых прав (вид лицензии, территория и срок ее действия; товары, в отношении которых уступается товарный знак или предоставляется лицензия).Договор об уступке товарного знака не регистрируется, если уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (ст. 25 Закона)

Лицензионный договор на товарный знак: юридические аспекты

В противном случае ИП и компании, кроме административной ответственности (ст.14.10 КоАП РФ), ждет изъятие из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

А ст.180 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Так, факт реализации предпринимателем аксессуаров для мобильного телефона с изображением товарного знака фирмы «Louis Vuitton» без соответствующего соглашения с правообладателем, повлек за собой наложение штрафа в размере 50 тыс.

рублей с конфискацией имущества (Решение АС Краснодарского края от 06.10.2016 г. №А32-30623/2016). Субъектный состав лицензионного договора – это правообладатель товарного знака (лицензиар) и приобретатель товарного знака (лицензиат).

По лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования товарного знака в определенных договором пределах, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак ( ГК РФ).

То есть лицензиар сохраняет исключительное право на товарный знак, но при этом право использования товарного знака появляется у приобретателя (лицензиата) на определенных договором условиях. В лицензионном договоре может быть предусмотрено, что лицензиар обязуется не предоставлять право пользования товарным знаком другим субъектам (исключительная лицензия).

В лицензионном договоре может быть предусмотрено, что лицензиар обязуется не предоставлять право пользования товарным знаком другим субъектам (исключительная лицензия).

Если же такого условия нет, лицензиар имеет право предоставлять право пользования товарным знаком другим лицам, т.е. заключать договоры с другими лицензиатами (неисключительная лицензия). Например Правообладатель товарного знака «Маша и Медведь» предоставил неисключительные лицензии на использование своего знака компаниям «Лютик» и «Цветочек».

Фактически это означает одновременное использование компаниями и самим правообладателем бренда товарный знак для индивидуализации собственных товаров.

Лицензионный договор передачи товарного знака

3. Предоставление лицензии 3.1. Лицензиар настоящим предоставляет Лицензиату на время срока действия данного Соглашения неисключительную, не подлежащую передаче, лицензию, включающую право использования Товарного знака для рекламной деятельности, продажи и маркетинга Продукции, реализуемой и распространяемой Лицензиатом на Территории, а также иной деятельности, связанной с продажей Продукции с указанием Товарного знака.3.2.

Лицензиар подтверждает, что у третьих лиц отсутствуют законно обоснованные права на переданную лицензию.3.3. Лицензиар информирует Лицензиата о других заключенных им лицензионных соглашениях касательно Продукции в отношении Территории.3.4. Лицензиат выполняет меры по контролю над качеством Продукции, предписанные действующим законодательством Российской Федерации, с целью обеспечения такого качественного минимума Продукции, который бы был не ниже качества такой же продукции, реализуемой Лицензиаром.3.5.

Лицензиат соблюдает другие стандарты, которые предписываются Лицензиаром на взаимно согласованной основе.

3.6. Лицензиат выражает согласие разрешать Лицензиару или его уполномоченному представителю проводить инспекцию в целесообразное время и при целесообразных обстоятельствах оборудования Лицензиата и предпринимать любые другие шаги, если существует разумная необходимость определить обеспечивает ли Лицензиат соответствие Продукции, реализуемой на рынке под Товарным знаком показательным образцам.3.7.

Лицензиат выражает согласие при использовании Товарного Знака обозначать их с применением знака ® или других подходящих обозначений.3.8.

Лицензиат не имеет права разрешать использование Товарного знака третьим лицам, если иное не предусмотрено дополнительным Соглашением Сторон.

4. Стандарты и Качество 4.1. Качество Продукции, реализуемой Лицензиатом, полностью соответствует действующему законодательству.4.2.

Качество товаров, реализуемых Лицензиатом, должно быть не ниже качества товаров Лицензиара.4.3.

Лицензиат руководствуется и придерживается норм действующего законодательства о защите окружающей среды и производственной безопасности.4.4.

Отсутствие регистрации лицензионного договора на товарный знак

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Несмотря на отсутствие государственной регистрации вышеназванных лицензионных договоров, суд первой инстанции обоснованно указал на то, что их заключение свидетельствует о действительной воле ответчика на предоставление права использования спорного товарного знака под его контролем.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Вместе с тем, исходя из правовой позиции, изложенной в п.

3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление N 25), смысл регистрации предоставления права использования товарного знака заключается в обеспечении публичности и защите прав третьих лиц, получающих возможность получить достоверную информацию об обременении товарного знака, однако, отсутствие такой регистрации не влияет на обязательства сторон друг перед другом по лицензионному договору.
3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

(далее — постановление N 25), смысл регистрации предоставления права использования товарного знака заключается в обеспечении публичности и защите прав третьих лиц, получающих возможность получить достоверную информацию об обременении товарного знака, однако, отсутствие такой регистрации не влияет на обязательства сторон друг перед другом по лицензионному договору.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Несмотря на отсутствие государственной регистрации лицензионных договоров, их заключение свидетельствует о действительной воле ответчика на предоставление права использования спорного товарного знака под его контролем. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:1. Отсутствие единого мнения по поводу природы компенсации.

Большинство судов отмечает ее восстановительный характер [4, с. 39]. Другим словами, компенсация существует для того, чтобы правообладателю были возмещены все доходы, которые он получил бы вследствие правомерного использования его товарного знака нарушителем. Однако данное мнение не является единственным.

Как отмечают некоторые авторы, компенсацию можно рассматривать также как карательную меру, направленную на недопущение повторных нарушений тем же или любым другим лицом. С другой стороны, на основании закона и позиции Конституционного Суда (п.

3 ст. 1252 ГК РФ; Постановление КС РФ от 13.12.2016 N 28-П), возможно снижение размера компенсации до минимального и ниже минимального размера, предусмотренного ст.

1515 ГК РФ. Следует заметить, что суды активно пользуются предоставленной возможностью [3, с. 98]. Иногда размер компенсации снижается настолько, что теряется не только карательная, но и восстановительная функция этой меры защиты. В таких условиях возникает вопрос о целесообразности заключения лицензионных договоров и прохождения процедуры регистрации товарного знака.

2. Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса.»; Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

Лицензии и договорные отношения

приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707 предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по рассмотрению заявления правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии, утв. приказом Минэкономразвития России от 12.08.2015 № 552 предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утв.

приказом Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г.

№ 371 предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации сделок, предусматривающих использование единых технологий гражданского назначения на территориях иностранных государств, утв. приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 года N 610 за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках договора коммерческой концессии» «О внесении изменений в Порядок взимания лицензионных платежей за предоставление права использования результатов

Образец лицензионного договора договор на право использования товарного знака (знака обслуживания), заключаемого между юридическими лицами

Лицензиат соглашается и подтверждает, что денежная сумма, указанная в п.2.1.

настоящего Договора, обоснована и является невозвратной. 2.3. Обязательство Лицензиата по выплате вознаграждения Лицензиару согласно п.2.1.

настоящего Договора считается выполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 2.4. Все пошлины, сборы налоги и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией и выполнением настоящего Договора, оплачивает Лицензиат.

2.5. В случае невыплаты Лицензиатом вознаграждения Лицензиату согласно п.2.1. настоящего Договора, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанное вознаграждение не будет выплачено в установленный срок, либо выплаты Лицензиатом указанного вознаграждения в размере менее %, Лицензиар вправе приостановить исполнение своих обязанностей по настоящему Договору и потребовать от Лицензиата возмещения всех убытков. 3.1. Лицензиат вправе: 3.1.1.

применять Товарный знак в отношении товаров и услуг классов, указанных в Свидетельстве, а именно на:

  1. другими способами, письменно согласованными с Лицензиаром.
  2. во внешнем и внутреннем оформлении Помещений Предприятий,
  3. на этикетках и ценниках, используемых с целью реализации Товара конечным потребителям,
  4. в рекламных материалах и публикациях в СМИ, направленных на рекламирование Предприятий и Товара, реализуемого в Предприятиях,
  5. на упаковке Товара,
  6. на дисконтных картах и подарочных сертификатах,
  7. на Фирменной вывеске Предприятий,

3.1.2. самостоятельно разработать образцы и макеты рекламных материалов с изображением Товарного знака и использовать их, с письменного согласия Лицензиата, для изготовления рекламных материалов. Указанные рекламные материалы должны быть предварительно одобрены Лицензиатом в срок не позднее чем за рабочих дней до возможного их использования Лицензиатом.

3.1.3. допускать проведение любых рекламно-маркетинговых акций, кино- и фото съемок в Помещении Предприятия исключительно с письменного согласия Лицензиара. 3.2.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:».Поскольку ООО «ФЭШНТВ» были переданы по лицензионному договору права на телевизионный канал, неотъемлемой частью которого по условиям договора является логотип (товарный знак), то суд согласился с доводами ООО «ФЭШНТВ» о том, что на начало действия договора не требовалось государственной регистрации данного лицензионного договора в Российской Федерации.» Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Суды указали, что стороны в договоре согласовали возможность акцептования направленной предпринимателю оферты в случае получения обществом свидетельства о регистрации товарного знака (знака обслуживания) и направления им уведомления о готовности заключить лицензионное соглашение в течение тридцати рабочих дней с момента его получения; такое уведомление направлено правообладателем спустя шесть дней после получения свидетельства о регистрации товарного знака; внесенные денежные средства являются платой за предоставление опциона и не подлежат возврату в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 договора.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Предоставление по договору права использования исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст.

1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:2.1.

Европейский суд справедливости признал: даже если лицензионное соглашение не зарегистрировано, лицензиат товарного знака вправе запретить его использование. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:2.